資料來源：聖島國際專利商標聯合事務所

聖島月報：25卷12期2023年12月

從WSOU Investments LLC v Google LLC案觀察功能用語請求項明確性認定之近期發展

洪子洵 律師

一、前言

對於複數技術特徵組合之發明，為免詳述其技術特徵而使得申請專利範圍之描述過於繁雜，又或者因某一技術特徵可能無法以結構

或性質界定，或是以結構或性質界定可能較不明確，得以手段或步驟功能用語(Means or Step Plus Function Language)界定申請專利範圍，

然若請求項以功能用語為描述，範圍恐涵蓋過廣，且若單以請求項文字為理解，實務操作上容易致生明確性的問題。

基於衡平考量，美國專利法(35 U.S.C.)第112條第6項(現行§112(f))規定，請求項以功能用語描述者，若無述及結構，材料或動作以支持該組合

特徵，該請求項之解釋應涵蓋說明書中所敘述的對應結構、材料或動作及其均等範圍。台灣專利法施行細則第19條第4項規定，亦同此意旨。

對於如何判斷申請專利範圍是以功能用語作為描述之方式，美國實務自2004年Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc.後，

對於請求項中未使用「手段用以(Means for)」或「步驟用以(Step for)」等詞，係採取「強力且不易克服

(Strong and not readily overcome)」地推定其「非」屬使用功能用語的請求項。然而，此一判斷基準在2015年的Williamson v. Citrix案

以後被改變，於該案中，美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)的多數意見認為，

在判斷美國專利法第112條第6項是否適用時，重要的不是申請專利範圍是否使用「手段(Means)」一詞，

而在於請求項之描述是否足夠明確地使該技術領域中具有通常知識者理解其結構意義。

除「手段用以(Means for)」、「步驟用以(Step for)」等用語外，以類似的通用詞彙如「機構(mechanism)」、「元件(elements)」、

「模組(module)」等描述請求項時，仍可能被認定可適用美國專利法第112條第6項之規定，並須透過說明書所揭示之內容確認其明確性，

然如何認定需視個案具體情況而定。是以，美國實務於Williamson v. Citrix案後之發展，值得我輩持續關注及追蹤。

近期CAFC於WSOU Investments LLC v Google LLC案中維持了地方法院就涉訟專利請求項之描述為功能用語，並認定其不具有明確性之決定，

本文以下將就該案進行簡介與探討，藉以了解美國實務對於如何認定功能用語之明確性的近期發展。

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